Fast jeder Unternehmer besitzt heutzutage eine Marke, die den Firmenauftritt, insbesondere die unter dem Firmennamen angebotenen Waren und Dienstleistungen, schützt. Bei Anmeldung der Marke wird jedoch oft vergessen, den Markenschutz mit dem ursprünglich im Handelsregister eingetragenen Unternehmensgegenstand abzugleichen bzw. diesen auf Aktualität zu prüfen. Wird dies vergessen, können der Firmenname und der Markenschutz im Konfliktfall gegenüber Konkurrenten nicht effektiv eingesetzt werden, was den gesamten Firmenauftritt gefährden kann.

Problem: Unabhängige Berater und später Markenschutz

In den meisten Fällen sind die Firmen bereits seit Jahren oder Jahrzehnten mit einem bestimmten Unternehmensgegenstand in das Handelsregister eingetragen. Erst Jahre später wird eine Marke angemeldet. Auch Existenzgründer gründen zunächst meist unter Hinzuziehung eines Steuerberaters eine Firma, die sodann in das Handelsregister eingetragen wird, und melden bestenfalls zeitgleich unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts eine Marke an. Dies bedeutet, dass bei der Firmengründung und bei der Markeneintragung zwei voneinander unabhängige Berater tätig werden. Dies führt dazu, dass bei der Mehrzahl der Firmen der Unternehmensgegenstand nicht mit dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Marke übereinstimmt, zu eng oder zu weit gefasst ist. Dieses Problem stellt sich insbesondere bei Firmen, die seit Jahrzehnten am Markt tätig sind und deren Waren- beziehungsweise Dienstleistungsangebot sich in dieser Zeit gewandelt hat. Daher bieten viele Firmen auf ihren Webseiten und unter ihren Marken Waren und Dienstleistungen an, die von dem jeweiligen Unternehmensgegenstand, der im Handelsregister eingetragen ist, nicht umfasst sind.

Kein effektiver Schutz im Konfliktfall

Das zeitliche Auseinanderfallen von Firmen- und Markenschutz kann in Konfliktfällen dazu führen, dass man seine Firma als Gesamtheit nicht richtig gegen Mitbewerber verteidigen kann. Ein Beispiel eines typischen Konfliktfalles ist folgendes:

Ein alt eingesessenes Unternehmen, das seit Jahrzehnten mit einem bestimmten Unternehmensgegenstand im Handelsregister eingetragen ist, meldet im Zuge der Erweiterung des geschäftlichen Auftritts eine Marke an. Bei einer vorab erforderlichen Markenrecherche hinsichtlich möglicher älterer kollidierender Markenrechte findet man bereits einige ältere eingetragene Marken mit ähnlicher Bezeichnung und einem ähnlichen Waren- beziehungsweise Dienstleistungsangebot. Im Zuge der weiteren Recherchen findet man heraus, dass dahinter ein gleichnamiges Unternehmen steckt, welches in einem ähnlichen Segment tätig ist. Möchte man nun gegen dieses Unternehmen vorgehen, kann man sich nur auf ältere Firmennamensrechte berufen und muss einen Vergleich zwischen dem geschützten Unternehmensgegenstand und dem Gegenstand der Marke und des Konkurrenzunternehmens ziehen. Sofern das Konkurrenzunternehmen gerade die Waren und Dienstleistungen markenrechtlich geschützt hat, die man selbst seit einiger Zeit neu anbietet und durch eine Marke absichern wollte, hat man keine Möglichkeit, aus dem eigenen Firmennamen gegen den Konkurrenten vorzugehen, wenn unter der Firma nicht diese neuen Dienstleistungen im Handelsregister eingetragen sind.

Relevant wegen Änderung des Markengesetzes

Diese Problematik erscheint verstärkt seit der Änderung des Markengesetzes durch das Patentrechtsmodernisierungsgesetz, das am 1. Oktober 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist. Danach ist es nämlich nunmehr unter bestimmten Voraussetzungen möglich, auch aus Firmennamen, die ohnehin gemäß § 5 Markengesetz geschützt sind, gegen ähnliche oder identische Markenneuanmeldungen mit einem kostengünstigen Widerspruch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) vorzugehen.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen und Unternehmensgegenstände gegenüber stehen. Daran scheitert ein solcher Widerspruch beziehungsweise eine Klage meistens. Bei der Unternehmensgründung wird der Unternehmensgegenstand nämlich in vielen Fällen nur relativ knapp und auf die wesentlichsten Dienstleistungen bezogen eingetragen. Dass sich im Laufe der Zeit der eigentliche Unternehmensgegenstand jedoch ändert, bleibt bis zum Auftreten eines Konflikts oftmals unbemerkt.

Regelmäßige Überprüfung des Unternehmensgegenstandes notwendig

Daher ist es sehr wichtig, von Zeit zu Zeit das tatsächlich angebotene Portfolio mit dem eingetragenen Unternehmensgegenstand zu vergleichen, dieses zu aktualisieren und im Rahmen einer Markenanmeldung mit dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der anzumeldende Marke abzustimmen.
Für Existenzgründer ist daher wichtig, vor Firmengründung bereits einen Rechtsanwalt zurate zu ziehen, der sich mit beiden Dingen auskennt und die einzelnen Gegenstände aufeinander abstimmen kann. Viele Kanzleien besitzen verschiedene Abteilungen, aus denen ein Spezialist für Gesellschafts- und Steuerrecht mit einem Spezialisten für Markenrecht gemeinsam einen Mandanten beraten. Alternativ sollten sich Steuerberater und Rechtsanwalt vor Eintragung der Firma und Anmeldung der Marke abstimmen. Dies ist insbesondere auch zu beachten, weil als Firmennamen oftmals Begriffe gewählt werden, die markenrechtlich kaum schutzfähig sind.

Ansprechpartner für weitere Fragen ist
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WAGNER Rechtsanwälte webvocat Partnerschaft ist eine Wirtschaftskanzlei mit jahrelanger und internationaler Erfahrung auf dem Gebiet des Schutzes Geistigen Eigentums (Marken-, Design-, Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht) und des Wirtschaftsrechts. Spezialisten im Steuer- und Gesellschaftsrecht beraten bei gemeinsam mit Spezialisten im Markenrecht bei Firmengründungen, Markenschutz und sonstigen wirtschaftsrechtlichen Problemen.